外国への特許出願は、コストがかかる、外国語に接しなければならない、複雑でよくわからない、などの理由から、真剣に検討する機会を後回しにしている企業も多いのではないでしょうか。
しかしながら、国内で特許を取得しても、外国で特許を取得しなければ、外国で御社の技術の模倣被害が生じても何も対応できないというリスクも出てきます。
また、日本に特許出願した技術と同じ内容で外国に出願する場合、タイムリミットがあります。
この記事は、主に次のような疑問を持っている方に向けたものです。
- 「日本で特許出願をしたのに、外国に出願する必要がある？」
- 「外国に特許出願をしないとどうなる？」
- 「外国に特許出願をするとして、どの国に出願すればよい？」
- 「外国へ特許出願する判断はいつまでにすればよい？」
「属地主義」とは
特許出願をするときに、前提として押さえておかなければならないのは「属地主義」という概念です。
特許権の成立は、各国の法律で定められ、特許権の効力は、その国の領域内でのみ認められるのが原則です。
つまり、日本の特許権は、日本でのみ効力を有し、 日本の特許権の効力は 、他の国へは及びません。
これを属地主義といいます。
従って、日本へ特許出願をする場合であっても、外国へ特許出願をするか否かを別途検討する必要があります。
外国へ特許出願をしないことのリスク
国内出願につても同様のことが言えますが、外国へ特許出願をしない場合、例えば、次のようなリスクが生じる可能性があります。
- 御社の新技術を知った外国の現地企業によりその国で特許出願され、その後、御社がその国でその技術を使用できなくなる
- 御社の新技術を知った外国の現地企業により、その技術を使用した製品を御社の製品より安く製造され、御社の製品が売れなくなる
一つ目のリスクは、例えば、御社の新技術を使った製品を公開する前に、外国の企業から取引依頼があったときに、製品のサンプルを不用意に渡したことにより、新技術の情報がその外国企業に漏れた場合に生じることがあります。
二つ目のリスクは、例えば、御社の製品を外国の工場で製造していた場合に、その製品が使用している技術やその製品の製造技術の情報がその国の現地企業に漏れた場合に生じることがあります。
出願国の選定方法
上記のリスクを考慮して、どの国に特許出願をすればよいでしょうか。
模倣被害等が生じうる全ての国に出願することは、コストを考えると現実的ではありませんので、出願する国を選択する必要があります。
一般的に、出願国の数は、技術の重要度に応じて決定され、出願先の国は、国ごとに優先度を設定して選定されます。
優先度を設定するために考慮する指標として次のものが考えられます。
- マーケット／生産の規模
- 競合他社の出願状況
- 特許取得のしやすさ（特許要件や、コスト）
- 権利行使のしやすさ
一つ目の「マーケット／生産の規模」は、御社の新技術の実施予定の有無又は規模を指標とするものです。例えば、御社の新技術が使用される製品のマーケットや生産量の規模が大きい場合、その新技術について他社に出願されたり模倣された場合の被害の規模も大きくなることが予想されます。
そのため、マーケットや生産量の規模の大きい国については、特許出願をする優先度が高く設定されます。
二つ目の「競合他社の出願状況」については、例えば、競合他社が特許出願を多くしている国は、優先順位を高く設定しても良いでしょう。
理由は、競合他社が特許を多く持っている国でビジネス（例えば、自社製品の製造販売等）をすると、他社の特許権を侵害するリスクが高まりますので、他社の特許権についてのライセンス交渉をするためのネタとして、自社の特許が有用になる場合があります。
つまり、例えば、手ぶらで（特許を何も持っていない状態で）他社の特許権についてライセンス交渉をすると、交渉の主導権を完全に相手方に取られてしまう可能性がありますが、相手方が実施している技術について、自社も特許を持っている場合、より良い条件の契約で交渉を進められることがあります。
また、競合他社はその国でビジネスを展開していると考えられますので、御社も特許出願をすることで、競合他社のビジネス展開をけん制できる場合もあります。
三つ目の「特許取得のしやすさ（特許要件や、コスト）」については、例えば、御社の製品に使用される技術について、特許を取得することが難しい国へは、特許出願をする優先度を下げる（例えば、特許出願数を減らす）ことが考えられます。
具体的には、コンピュータソフトウェア、バイオテクノロジー、及び医薬品の分野の発明については特に、国ごとに特許が成立するための要件が異なりますので、留意する必要があります。
また、特許を取得するためのコストが低い場合は、投資対効果を考えた時に、特許取得の効果が同程度で高コストの他国と比較して、特許を取得する意味があると判断できるかもしれません。この場合、その国へ特許出願をする優先度を上げても良いかもしれません。
例えば、翻訳コストを考えると、米国に出願するために、出願書類の英訳文を準備した場合は、英語で出願可能な他国（例えば、シンガポール、インド）への出願のためにその英訳文をある程度使用できます。この場合、翻訳コストの分だけコストを抑えて出願準備が可能になります。
四つ目の「権利行使のしやすさ」については、例えば、取得した特許で権利行使（例えば、他社による模倣行為の差止請求）をすることが難しい国は、特許を取得する意義も見出しにくくなりますので、外国出願をする優先度を下げても良いでしょう。
逆に、権利行使をしやすい国への特許出願は、優先度が高く設定されるでしょう。
例えば、ドイツは、特許の侵害訴訟において、原告（特許権者）が有利と言われているため、他のヨーロッパ諸国との比較で、特許出願の優先度を高く設定しても良いでしょう。
実際に統計によれば、ヨーロッパ諸国の中で、ドイツへの特許出願が最も多くなっています。
外国出願の方法
外国へ特許出願を行う場合、特許を取得したい国（又は地域）の特許庁へ直接出願する方法と、特許協力条約（PCT : Patent Cooperation Treaty）に基づく国際出願（PCT出願とも称されます。）をする方法があります。
直接出願
外国の特許庁へ直接出願する場合、通常、日本への特許出願に基づいてパリ優先権の主張と呼ばれる手続きをして出願をすることにより、その外国出願は、特許要件等について、日本への特許出願の日に出願された場合と同様の取り扱いを受けます。
新規性などの特許要件を考慮すると、特許出願は一日でも早く出願されることが重要ですので、このような取り扱いは出願人にとってメリットになります。
直接出願は、出願をしたい国が少ない場合、PCT出願と比較して、コスト面で有利であるといわれています。
PCT出願
PCT出願は、一つの出願をすることにより、特許を取得したい全ての国へ同時に出願したことと同じ効果が与えられる制度です。
上記のとおり、特許出願は、一日でも早く出願されることが重要ですが、出願をしたい国が多いほど、手続きの負担が増加し、全ての国に対して同日に出願することが困難になります。
このような点で、PCT出願は、出願をしたい国が多いほど、利用価値の高い制度です。
外国出願をする判断時期
外国へ特許出願をする場合、出願の明細書もそれを考慮して記載することが有効であるため、外国へ特許出願するか否かは、国内への特許出願時に決められることが理想です。
しかしながら、外国でその技術を使用する製品を販売等するか否かは、国内の特許出願時には決まっていない場合も多いと思いますので、外国へ特許出願をするか否かも国内の出願時には判断が難しい場合があります。
上記のパリ優先権の主張をして、外国の特許庁へ直接出願する場合、国内の特許出願から１年以内に外国出願をする必要があります。
また、PCT出願をする場合、PCT出願の出願日（国内出願に基づいてパリ優先権を主張してPCT出願をした場合は、その国内出願の出願日）から2年半以内に特許を取得しようとする国の特許庁に対して、所定の手続きを行う必要があります。
つまり、直接出願の場合、外国のどの国へ出願を行うか否かの判断に、国内出願から１年の期間があるのに対し、PCT出願の場合、国内出願から最大で2年半の期間があることになります。
このように、PCT出願は、直接出願よりも、外国のどの国へ出願をするか否かの判断を遅らせることができるというメリットもあります。
なお、PCT出願を行うか否かの判断自体は、国内出願から１年以内に判断する必要があることに留意してください。
